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案说专利|海外版-韩国篇①:The Supreme Court, 2010Hu3424, August 23 2012
发布时间: 2023-09-18 打印】 【 关闭

01案件事实  

原告:Eli Lilly

被告:Hanmi

审理法院:韩国最高法院

判决结果:原告的奥氮平专利有效

  原告礼来公司(Eli Lilly)和被告Hanmi就KR 195566专利产生侵权纠纷,原告是该专利的专利权人,该专利涉及一种单一的化合物,2-甲基-10-(4-甲基-1-哌嗪基)-4H-噻吩并[2,3-b][1,5]苯并二氮杂卓(其通用名称为奥氮平),它是药物Zyprexa的活性药物成分。原告诉被告专利侵权,被告反诉原告的专利无效,在引用的参考文献中具体描述的化合物中,存在与奥氮平结构十分相似的化合物2-乙基-10-(4-甲基-1-哌嗪基)-4H-噻吩并[2,3-b][1,5]苯并二氮卓(称为“乙基奥氮平”)。因此,为了确定创造性,本案争议的焦点是——与乙基奥氮平相比,奥氮平是否具有不同或显著效果。

  本案说明书指出“在用非常类似的化合物(乙基奥氮平)进行的狗毒性研究中,在8毫克/公斤的剂量下,观察到8只狗中有4只显示胆固醇水平明显上升,而本发明的化合物(奥氮平)没有显示任何胆固醇水平上升”。根据说明书中描述的上述效果和本案中提交的其他证明材料(包括在相关的美国专利诉讼中进行的狗毒性试验),初审承认了奥氮平发明的创造性。但是上诉法院认为这种效果(即胆固醇水平不上升)并不明显优于乙基奥氮平的效果,并不认为这种与胆固醇有关的效果有什么本质上的区别,并指出这些效果经常作为药物的副作用出现。

  最终该案上诉至最高法院。

02法律标准

  涉案专利被认为是选择发明,选择发明指权利要求的全部或部分技术特征属于现有技术的下位概念的发明。在过往的裁决中,法院对选择发明提出了非常高和严格的专利性要求,具体如下:

  新颖性要求——现有技术必须未披露构成选择发明的具体概念;

  创造性要求——选择发明中的所有具体概念必须具有不同或显著效果;

  描述性要求——在基于上述效果判断创造性之前,专利申请中需要存在与不同效果相关的“具体记载”或者与显著效果相关的“定量记载”。

  本案中,最高法院表示,当一项选择发明具有多种技术效果时,即使选择发明只有部分(而不是全部)效果被认为与现有技术相比具有不同或显著效果,该选择发明也可以被认可为具有不同或显著效果,即具有创造性。

  最高法院认为,本案中与胆固醇有关的效果是实质上不同的效果,因为它们没有在引用的参考文献中被公开,而且本领域的技术人员不可能从引用的参考文献中预见到乙基奥氮平会有这种效果。此外,最高法院认为说明书中关于狗的毒性研究的描述是详细的描述,从这些描述中可以清楚地看到奥氮平与乙基奥氮平的这种实质上的不同效果。

03法院判决

  最高法院认为,本发明显然具有创造性,因为它与乙基奥氮平相比,减少了胆固醇水平上升的副作用,这在奥氮平的各种作用中是一种实质上的不同作用。最高法院推翻了上诉法院的决定,认为本发明相对于所引用的参考文献具有明显的创造性。

04典型意义

  本案中,最高法院维持了Eli Lilly公司与抗精神病药物Zyprexa有关的选择发明专利的有效性,这也是韩国第一个在无效诉讼中认定选择发明专利有效的案件。而在本案判决之前,由于法院对选择发明的可专利性的极高且严格的要求,所有在无效诉讼中受到质疑的选择发明专利都被认定为无效。


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