涉案专利被认为是选择发明,选择发明指权利要求的全部或部分技术特征属于现有技术的下位概念的发明。在过往的裁决中,法院对选择发明提出了非常高和严格的专利性要求,具体如下:
新颖性要求——现有技术必须未披露构成选择发明的具体概念;
创造性要求——选择发明中的所有具体概念必须具有不同或显著效果;
描述性要求——在基于上述效果判断创造性之前,专利申请中需要存在与不同效果相关的“具体记载”或者与显著效果相关的“定量记载”。
本案中,最高法院表示,当一项选择发明具有多种技术效果时,即使选择发明只有部分(而不是全部)效果被认为与现有技术相比具有不同或显著效果,该选择发明也可以被认可为具有不同或显著效果,即具有创造性。
最高法院认为,本案中与胆固醇有关的效果是实质上不同的效果,因为它们没有在引用的参考文献中被公开,而且本领域的技术人员不可能从引用的参考文献中预见到乙基奥氮平会有这种效果。此外,最高法院认为说明书中关于狗的毒性研究的描述是详细的描述,从这些描述中可以清楚地看到奥氮平与乙基奥氮平的这种实质上的不同效果。