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案说专利|海外版-韩国篇②:The Supreme Court, 2019Hu10609, April 8, 2021
发布时间: 2023-09-25 打印】 【 关闭
01案件事实

审理法院:韩国最高法院

判决结果:176号专利具有创造性

  本案涉及韩国第0908176号专利(“176号专利”),名称为“含内酰胺的化合物及其衍生物作为因子Xa抑制剂”。专利权利要求1所述的化合物涵盖了名为阿哌沙班的活性成分,该成分用于防止血液凝固,该化合物以韩国Bristo-Myers Squibb公司的名义在市场上出售。

  无效宣告请求人引用了现有技术参考文献WO00/39131(“131号专利”),131专利同样是通过一个化学式披露了阿哌沙班。然而,本领域技术人员需要经过以下步骤来实现176号专利所涉及的化合物:(i)在176号专利披露的66种不同的专利化合物中选择一种母体化合物;(ii)同时选择取代物;(iii)将步骤(i)中选择的母体化合物与步骤(ii)中选择的取代物结合。从理论上讲,131号专利中公开的化学式包含了数以亿计的化合物,这取决于母体化合物的结构和其取代物的组合。

  韩国知识产权审判与上诉委员会(KIPTAB)最终无效了176号专利。KIPTAB认为176号专利是一项选择发明,其缺乏创造性,因为说明书中没有提供任何与现有技术相比不同或显著的效果。在上诉中,专利法院支持了KIPTAB的意见。专利权人随后就专利法院维持KIPTAB的决定向最高法院提出上诉。同时,该专利权人还向地区法院提起了一项单独的诉讼,寻求一项初步禁令以禁止无效请求人侵犯其176号专利。

02法律标准 

  选择发明指权利要求的全部或部分技术特征属于现有技术的下位概念的发明。最高法院认为,对选择发明创造性的要求与其他类别的可专利发明相比不应有任何不同。

  在确定专利发明的创造性时需要考虑构成的难易程度,在确定此类专利发明的构成难度时,应综合考虑以下因素:理论上可以包含在现有技术中以马库什形式描述的化学式和取代基范围内的化合物的数量,是否存在会导致本领域普通技术人员在现有技术中优先或轻易地选择特定化合物或特定取代基的情况、动机或暗示,以及专利发明与现有技术中具体描述的化合物在结构上的相似性等。

  在确定专利发明的创造性时,还必须考虑发明的特殊效果。理论上包含在在先发明的众多化合物中,即使在在先发明没有公开选择某一特定化合物的动机或暗示,如果仅仅是任意选择而没有任何技术意义,这种选择不能被认为是困难的。因为,发明的效果可以作为区分是由于缺乏选择动机而难以构成的情况还是只是任意选择的情况重要标志。

  对于属于化学、医学等技术领域的发明,仅凭构成很难预测其效果,因此在判断专利发明的构成是否容易从在先发明中得出时,有必要考虑发明的效果,如果发明的效果与在先发明相比显著,将成为推断构成困难的有力依据。

  即使在构成难度判断不明确的情况下,如果专利发明与在先发明相比具有不同或显著的效果,也不能否认其创造性。判断效果的显著性时,应重点关注本领域普通技术人员从专利发明的描述中可以识别或推断出的效果,如果效果存疑,则允许在申请日之后通过提交额外的实验数据,在不超出描述范围的前提下具体主张并证明该效果。

03法院判决

  最高法院认为176号专利具有创造性,因为176号专利权利要求1的要素很难从现有技术中有机地结合在一起,并且根据专利说明书和实验数据,176号专利具有改进的效果。特别是在其改进效果方面,法院认为176号专利改进了Xa抑制活性和选择性,对药物吸收的药效学影响,以及联合治疗的效果。

04典型意义

  在本案之前,在韩国的司法实践中,“选择发明”的可专利性的标准是由大约20年前的一系列最高法院的判决所规定的,这些判决规定了以下要求:(1)现有技术必须未披露构成选择发明的具体概念(新颖性);(2)选择发明中的所有具体概念必须具有不同或显著效果(创造性);(3)在基于上述效果判断创造性之前,专利申请中需要存在与不同效果相关的“具体记载”或者与显著效果相关的“定量记载”(数据等)。

  长期以来,上述标准一直被法律界人士批评其与评估其他发明的标准相比过于严格,而且与大多数其它主要专利管辖区选择发明的方法相冲突。特别是,将选择发明的创造性仅仅建立在其“显著效果”上,而忽略了其从现有技术中得出发明的特征的难度。

  在本案中,最高法院降低了确定选择发明的创造性标准,要求对选择发明的创造性确定与任何其他类型的专利申请相同。现在,如果很难将现有技术的要素有机地结合起来以得出选择发明的整体,或者如果选择发明实现了任何特定的技术效果,那么选择发明将被视为具有创造性。此外,技术效果可以通过在申请日之后进行的实验来证明,只要该实验严格遵循说明书中披露的信息。


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