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为提高我区企业海外知识产权纠纷风险防控能力,帮助企业更好应对海外知识产权纠纷,拓展国际市场,江门市蓬江区市场监督管理局对海外知识产权典型案例进行梳理分析,为创新主体海外知识产权保护提供借鉴。
江门市蓬江区市场监督管理局
2025年12月8日
海外知识产权典型案例
TCL通讯诉爱立信案(专利案)
【案情摘要】
2015年,爱立信在美国东德州地区法院(下称东德州地区法院)起诉TCL通讯侵犯其5件美国专利权。在遭遇专利诉讼后,TCL通讯随即聘请律师积极应诉,并向美国专利商标局的专利审判与上诉委员会(PTAB)提交多方复审(IPR)程序。东德州地区法院陪审团认为,TCL通讯构成故意侵权,应向专利权人赔偿7500万美元,并将故意侵权行为的赔偿额提高了2500万美元。此外,该法院还判决赔偿另外1000万美元的判决前利息,以及未定的判决后利息。
TCL通讯后提起上诉。上诉中,TCL通讯提出爱立信在主张简易判决时(对于专利资格)提出广义上专利权的主张,与专利侵权审判中的权利主张不一致。针对这种矛盾,TCL通讯向上诉法院提出涉案专利只不过是控制资源访问的抽象思想而已,不属于适格客体。据此,美国联邦巡回上诉法院接受了该陈述。最终,美国联邦巡回上诉法院判决US7149510号专利的涉案权利要求1和5不是美国专利法101条规定的适格客体,东德州地区法院判决的巨额赔偿也被撤销。
【典型意义】
在专利诉讼中,像爱立信这样的专利强企的多件专利被全部或部分无效并且在审理中被推翻的情况非常少见,由此引发了人们对商业方法等客体是否具有可专利性这一问题的深入讨论。虽然美国专利法第101条对可专利性问题的规定比较抽象,但美国在商业方法的专利适格性问题上探索已久,司法裁判中也演变出各种规则或标准。为激励创新、维护竞争秩序,满足科技创新和经济发展的客观需要,我国在2017年修改《专利审查指南》也新增规定:“涉及商业模式的权利要求,如果既包含商业规则和方法的内容,又包含技术特征,则不应当依据专利法第二十五条排除其获得专利权的可能性”,正式将涉及商业模式的技术方案纳入可专利保护的范围。但是这一原则性的规定较为笼统和抽象,并没有提供具体的判断标准,因此在实践中,对商业方法专利的审查仍需参考其他国家的相关规则。
上述案件对中国企业专利布局的启示是,通讯及软件领域的发明应致力于概念的具体功能表达、具体运用表达、具体表达形式,避免着力于抽象概念表达而落入不可专利主题。对通信领域的专利适格客体必须严格接受“两步检验法”。“两步检验法”实际上是对一项发明有没有限制后续发明的一种检测。在通讯领域及其他软件领域,如果一件发明专利是为了限制后续发明的使用,就会造成垄断并妨碍技术进步。
跨境电商眼镜商标纠纷(商标类)
【案情摘要】
原告公司是数件太阳眼镜以及衣物的相关商标持有人,被告是中国的一系列跨境电商,在本案中被告主体达906个。其中有六名中国的跨境电商提出了否决驳回该案的动议。
2018年3月,原告通过阿里巴巴集团旗下的AliExpress网上商城,从六被告处订购了一批太阳眼镜,并以此为证主张被告侵犯了其商标权。
2018年3月,两原告向北伊利诺伊联邦法院起诉,要求被告立即停止销售假货。
2018年4月法院下发该案的临时限制令(TRO),后迅速要求第三方平台下架侵权产品并冻结卖家的账户资金。同时原告进行电子文书送达将处理结果通过电子邮件的方式告知被告卖家。6位中国卖家,在该案缺席判决下发之前,聘请了律师,先是提交了延期答复的申请,后于2018年9月向法院提出解除原告诉状的动议,解除原因是文书送达方式不合理,不符合海牙送达公约的相关规定。因此不构成美国联邦民事诉讼规则要求的合格送达。2019年5月法院作出了支持被告的决定。
本案的争议焦点是:关于《海牙送达公约》的讨论。根据美国《联邦民事诉讼规则》4(b),4(c)(1)条的规定,每个被告都应该收到起诉书以及传票,单纯的让被告知道诉讼的存在是不足够的。因此原告提出的证据说有一些被告回复了他们主张侵权行为的邮件是不足以证明他们满足了美国民事诉讼规则的要求的。原告负有证明他们采取了合适的程序的义务。
有两步验证:第一步:要适用海牙送达规则。《海牙公约》适用于任何民商事诉讼文件的送达,但受送达人通讯地址不明的除外。因此第一步是要论证被告的通讯地址是否不明。由于原告通过AliExpress这个平台购买的被告的侵权产品,但这个平台上没有留出售卖者准确的地址以及姓名信息,仅有电子邮件地址,因此原告主张其实际通讯地址不明,而被告则主张其销售的货物上有退货地址,应视为存在通讯地址,且原告也没有委托他人到中国查找原告的通讯地址,法院认同这一观点且因此认定原告没有尽到查找被告通讯地址的最低义务,被告的情形不属于通讯地址不明,应当是适用海牙送达规则。同时,原告关于中国政府适用海牙规则流程过慢,不能使原告得到及时救济的主张也因为没有提出有力证据而被法院驳回,法院也认为这不能成为不适用海牙规则的理由。
第二步,海牙规则是否禁止通过电子邮件送达。虽然原告通过海牙公约的文本分析,论证其没有明确禁止电子邮件的送达方式。但本案法院认为,美国最高法曾论证过,海牙公约的起草目的就在于防止送达人采用未经公约认可的方式送达诉讼文书,且本院也认可最高法院的观点。因此《海牙公约》未明确规定的方式应当是不被《海牙公约》所允许的,而本案的重点在于通过电子邮件送达与《海牙公约》所认可的通过受送达政府的统一送达机关进行送达是否存在不符(inconsistence)。原告主张中国政府认可通过电子邮件的送达方式,但其未提出有利的证据,最终法院没有认可原告的主张。最后,原告还主张由于该法院曾经多次基于中国跨境电商的侵权行为发出临时禁令,因此应当存在一个向中国主体通过电子邮件送达符合海牙公约要求的共识。但法院认为这种临时禁令的获得是通过单方面且不公开的途径(underseal)获得的,其不足以证明原告的送达方式合法。
综上,法院认为原告没有尽到自己合理的送达义务,其诉讼应当被驳回。
【典型意义】
本案的意义在于关于域外送达是否符合《海牙公约》的讨论,虽然原告通过海牙公约的文本分析,论证其没有明确禁止电子邮件的送达方式。但《海牙公约》的起草目的就在于防止送达人采用未经公约认可的方式送达诉讼文书,因此《海牙公约》未明确规定的方式应当是不被《海牙公约》所允许的。另外,通讯地址不明的被告则《海牙公约》适用除外,但本案原告没有尽到查找被告通讯地址的最低义务,本案被告不属于通讯地址不明的情形。
(案例来源:中国(深圳)知识产权保护中心(深圳国家知识产权局专利代办处))
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